Texas Information

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Texas menolak klaim pelanggaran dan bujukan yang disengaja sebelum gugatan yang didasarkan pada pengetahuan tentang permohonan paten terkait dengan paten yang diajukan, namun mengizinkan klaim yang didasarkan pada pengetahuan tentang permohonan yang kemudian dikeluarkan sebelum pengajuan gugatan untuk dilanjutkan. Blog IP/Decode Holland & Knight ini membahas keputusan tersebut dan ketika memohon pengetahuan tentang permohonan paten untuk tujuan pelanggaran yang disengaja atau tidak langsung mungkin cukup atau tidak cukup untuk bertahan dari mosi pemberhentian.

Dalam sebagian besar kasus, pengetahuan pembelaan atas permohonan paten yang tertunda, tanpa lebih dari itu, tidak akan cukup untuk menyatakan tuntutan atas pelanggaran paten yang disengaja atau tidak langsung yang berasal dari permohonan tersebut. Sebagaimana dibuktikan oleh keputusan baru-baru ini dari Distrik Timur Texas, dalam beberapa kasus, fakta pembelaan mengenai pengetahuan awal terdakwa mengenai permohonan paten yang telah menerima pemberitahuan tunjangan mungkin cukup untuk memenuhi persyaratan pengetahuan untuk mengajukan pembelaan baik pelanggaran yang disengaja maupun tidak langsung.

Tergugat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Tergugat) baru-baru ini mengajukan mosi untuk menolak klaim penggugat Advanced Integrated Circuit Process LLC (Penggugat) atas pelanggaran yang disengaja, diinduksi, dan berkontribusi terhadap paten tertentu terkait dengan metode pembuatan semikonduktor di Distrik Timur Texas. Salah satu argumen utama Tergugat adalah bahwa Penggugat gagal memberikan pembelaan yang memadai atas pengetahuan awal atas tuntutan pelanggaran yang disengaja dan tidak langsung. Dalam Perintah tertanggal 10 Maret 2026, Hakim Rodney Gilstrap mengabulkan sebagian mosi tersebut, menolak klaim pelanggaran yang disengaja dan diinduksi oleh Penggugat hanya untuk satu dari tiga paten yang diajukan. Melihat Proses Sirkuit Terpadu Lanjutan LLC v. Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.2:25-cv-00324-JRG (Dkt. 104) (ED Teks. 10 Maret 2026). Keputusan ini memberikan contoh dimana dugaan adanya pra-gugatan atas suatu permohonan paten – namun bukan paten yang diterbitkan itu sendiri – masih cukup untuk mengajukan tuntutan atas pelanggaran yang disengaja dan tidak langsung dan dapat bertahan dari mosi untuk menolak.

Pentingnya Pengetahuan tentang Paten yang Diterbitkan (dan Terkadang, Penerapannya)

Masing-masing teori pelanggaran yang dipermasalahkan dalam kasus ini (kesengajaan, bujukan, dan pelanggaran yang berkontribusi) memerlukan bukti bahwa tersangka pelanggar mengetahui paten yang diminta. Untuk menyatakan klaim atas pelanggaran yang disengaja, pengaduan harus menyatakan bahwa pelanggaran itu “disengaja atau disengaja”.
Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.136 S.Kt. 1923, 1926 (2016). Yang penting di sini, “tuduhan yang masuk akal” mengenai pengetahuan tentang paten yang diajukan mungkin cukup untuk mendukung klaim kesengajaan. Melihat Teknologi Enkripsi Plano., LLC v. Alkami Tech., Inc.2017 WL 8727249, di *2 (ED Tex. 22 Sep 2017) (pengumpulan kasus).

Demikian pula, untuk pelanggaran yang diinduksi, “tanggung jawab untuk menginduksi pelanggaran hanya berlaku jika tergugat mengetahui paten tersebut dan bahwa tindakan yang diinduksi tersebut merupakan pelanggaran paten.”
Commil USA, LLC v.Cisco Systems, Inc.575 US 632, 639 (2015) (kutipan dan kutipan dihilangkan). Itu karena, “[l]Seperti halnya klaim pelanggaran yang disengaja, klaim pelanggaran tidak langsung memerlukan bukti bahwa tersangka pelanggar mengetahui “paten yang ditegaskan”. BillJCo, LLC v.Apple Inc.583 F. Sup. 3d 769, 778 (WD Tex. 1 Februari 2022) (kutipan dihilangkan). Dalam konteks pelanggaran yang berkontribusi, produk yang dituduh harus “diketahui oleh pihak tersebut sebagai produk yang dibuat secara khusus atau diadaptasi secara khusus untuk digunakan dalam pelanggaran paten tersebut.” Mengenai Sistem Transmisi & Pemrosesan Bill of Lading. Litigasi Paten.681 F.3d 1323, 1337 (Fed. Cir. 2012) (kutipan dihilangkan).

Persyaratan pengetahuan tidak dapat dipenuhi hanya dengan kesadaran akan permohonan paten yang menunggu keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Sirkuit Federal di State Indus., Inc.v.AO Smith Corp.“[f]mengajukan permohonan tidak menjamin paten apa pun akan diterbitkan … Cakupan klaim dalam paten yang diterbitkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diperkirakan.” 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985).

Dalam kasus lain, pembelaan bahwa tergugat mengetahui permohonan paten yang telah menerima pemberitahuan tunjangan mungkin cukup untuk melewati tahap pembelaan atas tuntutan kesengajaan dan pelanggaran tidak langsung. Oleh karena itu, perbedaan antara pengetahuan tentang suatu permohonan dan pengetahuan tentang paten yang diterbitkan merupakan hal yang penting dalam penyelidikan atas kesengajaan dan pelanggaran tidak langsung.

Paten '572: Pengetahuan Pra-Suit tentang Aplikasi Terkait Tidak Cukup untuk Mengakui Pelanggaran yang Disengaja atau Tidak Langsung

Analisis pengadilan terhadap Paten '572 menggambarkan batasan pengetahuan pra-gugatan yang memadai untuk klaim pelanggaran yang disengaja dan tidak langsung. Teori pengetahuan Penggugat mengenai Paten '572 bertumpu pada fakta bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Kantor Paten dan Merek Dagang AS (PTO) mengutip Publikasi AS No. 2005/0070086 (publikasi yang terkait tetapi berbeda dengan Paten '572) kepada Tergugat sebagai referensi prior art selama penuntutan atas permohonan paten Tergugat sendiri. Yang penting, publikasi yang dikutip tidak sesuai dengan Paten '572; sebaliknya, Paten '572 adalah bagian dari penerapan yang mendasari publikasi tersebut.

Pengadilan memihak Tergugat dan menolak tuntutan Penggugat atas pelanggaran yang disengaja dan disengaja, dengan menyatakan bahwa “[a]Pengetahuan tergugat tentang suatu publikasi atau permohonan yang tidak sesuai dengan suatu paten tidak cukup untuk mendukung tuduhan bahwa tergugat mengetahui paten tersebut.” Mengutip Federal Circuit, pengadilan menekankan bahwa “[t]o dengan sengaja melanggar paten … seseorang harus mengetahuinya.” Negara Indus.751 F.2d pada 1237 (penekanan pada aslinya). Karena Penggugat tidak dapat menjembatani kesenjangan antara kesadaran Tergugat terhadap publikasi terkait dan pengetahuan sebenarnya tentang Paten '572 itu sendiri, pengadilan mengabulkan mosi untuk melakukan pra-gugatan atas pelanggaran Paten '572 yang disengaja dan disengaja; namun, pengadilan melakukannya tanpa prasangka dan memberikan waktu 14 hari kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan yang diubah “menangani teori dan kekurangan hukum” yang disebutkan dalam perintah tersebut.

Paten '751 dan '623: Dimana Pengetahuan Pra-Suit Diduga Cukup

Pengadilan mencapai kesimpulan berbeda sehubungan dengan Paten '751 dan '623 Penggugat. Untuk Paten '751, Penggugat menuduh bahwa PTO mengutip permohonan Paten '751 yang berkaitan dengan Tergugat sebagai referensi prior art pada tanggal 3 November 2009, setelah PTO telah mengeluarkan pemberitahuan tunjangan untuk permohonan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009, dan paten tersebut secara resmi dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pengadilan menyatakan bahwa meskipun “pemberitahuan tentang penundaan permohonan paten saja tidak cukup untuk mendukung temuan pelanggaran yang disengaja atas paten yang diterbitkan kemudian”, kekhawatiran akan kemungkinan tersebut “dapat berkurang setelah Kantor menerbitkannya.
[a notice of allowance].” Pemberitahuan tunjangan menunjukkan bahwa “pemohon berhak atas paten berdasarkan hukum.” Di sini, karena Penggugat tidak mengubah tuntutan secara materiil setelah pemberitahuan tunjangan, pengadilan menganggap masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Tergugat mengetahui Paten '751 itu sendiri sebelum Penggugat mengajukan gugatan dan menolak usulan Tergugat untuk memberhentikan.

Untuk Paten '623, paten tersebut telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2008, lebih dari dua tahun sebelum PTO mengutip paten '623 sebelumnya. publikasi (US 2005/0121792) sebagai prior art melawan Tergugat selama penuntutan paten Tergugat sendiri pada tanggal 22 Desember 2010. Pengadilan berpendapat bahwa “masuk akal untuk menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui suatu paten melalui penyelidikannya terhadap permohonan atau publikasi paten tersebut.” Berbeda dengan Paten '572, publikasi yang dikutip kepada Tergugat secara langsung berhubungan dengan Paten '623, sehingga membuat lompatan kesimpulan dari pengetahuan tentang publikasi ke pengetahuan tentang paten yang diterbitkan menjadi suatu hal yang masuk akal pada tahap pembelaan, sehingga menggagalkan mosi Tergugat.

Poin Penting

Keputusan ini merupakan pengingat yang berguna bagi penggugat paten bahwa pengetahuan tentang paten sebenarnya, dan bukan hanya permohonan atau publikasi terkait, merupakan batu ujian dari pelanggaran yang disengaja dan tidak langsung. Keputusan tersebut juga menetapkan bahwa tuduhan mengenai pengakuan pengetahuan atas permohonan paten yang diajukan mungkin cukup untuk mempertahankan mosi untuk menolak jika fakta yang diajukan, dianggap paling menguntungkan pihak yang tidak bergerak, menciptakan kesimpulan yang masuk akal bahwa pihak yang berpindah mengetahui tentang permohonan paten yang kemudian diterbitkan sebagai paten sebelum gugatan diajukan. Ketika penggugat mengandalkan kutipan PTO untuk menetapkan pengetahuan pra-gugatan, kutipan tersebut harus berhubungan dengan paten yang ditegaskan itu sendiri atau permohonan terkait langsungnya. Kutipan kepada anggota keluarga yang terkait tetapi berbeda, seperti halnya dengan Paten '572, tidak akan memenuhi persyaratan pengetahuan untuk pelanggaran yang disengaja atau tidak langsung. Praktisi yang menyusun pengaduan harus dengan hati-hati menelusuri hubungan antara kutipan PTO dan paten yang diajukan untuk memastikan tuduhan pengetahuan akan tetap bertahan jika ada mosi untuk menolak. Demikian pula, tergugat yang menghadapi tuntutan yang disengaja atau tidak langsung harus meneliti apakah teori pengetahuan penggugat terikat pada paten yang diterbitkan atau hanya pada publikasi atau permohonan dalam kelompok paten yang sama – sebuah perbedaan yang, sebagaimana ditunjukkan oleh keputusan ini, dapat membuat perbedaan.

Isi artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum mengenai pokok bahasan. Nasihat spesialis harus dicari mengenai keadaan spesifik Anda.